Propos sur les décisions judiciaire et extra-judiciaire relatives au nom de domaine moobitalk.com

Abstract in English — On 8 November 2016, the Paris Court of Appeal rendered a decision contradicting the terms and the conclusion of a UDRP decision. The facts and the decisions of the case raised several issues. An analysis of the UDRP decision raises questions regarding the obligation of the domain name applicant to carry out a clearance search, the powers of the panelist in the administration of the evidence and the use of the expression « truly active site ». The judicial phase offers the opportunity to expound on the legal nature of the UDRP, to clarify the scope of the principle of territoriality and to give precisions regarding the question of fraud.

Le 8 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt contredisant les termes et la conclusion d’une décision UDRP. Les données de l’affaire, ainsi que les décisions qui en sont surgies, interpellent sur plusieurs points. L’analyse de la décision UDRP invite à s’interroger sur l’obligation pour le déposant de procéder à une recherche d’antériorité, les pouvoirs du panéliste dans l’administration de la preuve et le recours à l’expression « site véritablement actif ». La phase judiciaire présente l’intérêt ou l’opportunité de rappeler ou d’apporter quelques précisions quant à la nature juridique de l’UDRP, la portée du principe de territorialité et la question de la fraude.

En 2010, Team Reager AB déposait la marque verbale communautaire Moobitalk pour des produits et services visant les classes 9, 12 et 38 de la Classification de Nice. Elle fut formellement enregistrée le 10 février 2011. Quelques mois plus tard, M. X. enregistrait le nom de domaine moobitalk.com. Le 14 mai 2013, Team Reager saisit le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine moobitalk.com. La demanderesse obtint gain de cause par une décision du 23 juillet 2013 [1]. Le défendeur l’assigna devant le Tribunal de grande instance de Paris et, ayant été débouté de ses demandes par un jugement du 15 novembre 2015 [2], il fit entendre sa cause devant la Cour d’appel de Paris, laquelle conclut finalement en sa faveur par un arrêt du 8 novembre 2016 [3].

1. La décision UDRP

Dans sa décision UDRP du 29 juillet 2013 [4], le panéliste avait fait une référence, certes implicite mais opportune, à l’article 2(b) des Principes UDRP (1.1.). Moins judicieuse était l’appréhension des pouvoirs qui lui sont dévolus en matière d’administration de la preuve (1.2.). Par ailleurs, l’emploi de l’expression « site véritablement actif » paraissait quelque peu maladroit (1.3.).

1.1. L’obligation de procéder à une recherche d’antériorité

Au moment de l’enregistrement d’un nom de domaine obéissant au régime de l’UDRP, celui qui en fait la demande déclare qu’à sa connaissance, l’enregistrement du nom de domaine envisagé ne porte pas atteinte aux droits des tiers (article 2(b) UDRP) :

« By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (…) to your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party » (Article 2(b) UDRP).

Cette stipulation contractuelle engage le déposant à effectuer, au préalable, les diligences nécessaires — seraient-elles sommaires — destinées à s’assurer que le nom de domaine envisagé ne risque pas d’empiéter sur la marque d’un tiers [5]. Cet article constitue une heureuse manifestation du principe d’antériorité qui vise à organiser la coexistence des signes. L’ignorer pourrait faciliter l’apparition d’un indice révélateur de mauvaise foi. Telle était la position adoptée par le panéliste dans la décision OMPI n° D2013-0835 :

« A la date de l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux, la Requérante était d’ores et déjà titulaire de la marque communautaire éponyme. Une brève recherche sur Internet, voire la simple introduction du terme “moobitalk” sur un moteur de recherche aurait permis au Défendeur de savoir que cette désignation correspondait à la marque de la Requérante. Il s’engageait d’ailleurs à effectuer une telle vérification en acceptant la clause du contrat d’enregistrement lui prohibant d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers (dans ce sens, Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776). Il y a dès lors lieu d’admettre que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi » [6].

Cette approche est largement admise [7]. Nous y souscrivons entièrement pour la simple raison qu’elle présente le mérite d’injecter un degré minimum de responsabilisation dans le régime juridique de l’UDRP qui, en présence d’actes de cybersquatting avérés, ne prévoit qu’une sanction bien dérisoire : déposséder le défendeur du nom de domaine dont on estime qu’il n’avait sur celui-ci aucun droit ou intérêt légitime.

Néanmoins, le manquement à l’obligation de s’assurer que l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers ne doit pas fatalement emporter la conviction que son titulaire a agi de mauvaise foi. Reste à s’interroger sur l’intensité et sur l’envergure d’une telle obligation. Si le régime de l’UDRP n’est pas celui du droit des marques, il semble pourtant pertinent d’imposer aux titulaires de noms de domaine une obligation de recherche d’antériorité scrupuleusement identique à celle qui est exigée de la part des déposants de marques. Cela implique de prendre en considération les principes de spécialité et de territorialité. Une pratique réfléchie et prudente consiste à conserver une trace des diligences effectuées, toujours appréciables lors de l’appréhension de la mauvaise foi ou de la contrefaçon.

1.2. Les pouvoirs limités du panéliste dans l’administration de la preuve

En l’espèce, le défendeur avait affirmé que les services qu’il offrait en ligne étaient disponibles dès 2009. Pour s’en assurer, le panéliste entreprit de consulter le site désigné par le nom de domaine litigieux. Il releva, au cours de la rédaction de la décision, que ce dernier « ne renvo[yait] à aucun site Internet véritablement actif » [8]. Ce constat contraste avec une pièce versée au débat : « une capture d’écran du site Internet auquel renverrait le nom de domaine litigieux en date du 8 mai 2013 » [9], sur le fondement de laquelle la requérante soutenait que le nom de domaine renvoyait « vers ce qui semb[lait] être un site ayant pour but de fournir une aide aux utilisateurs désirant configurer ou modifier leur compte de courrier électronique » [10]. Les circonstances attestent que le panéliste ne s’est pas satisfait des pièces versées au débat, qu’il s’est ainsi octroyé un pouvoir d’investigation. Or, si le panéliste dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la mission qui lui est conférée, celui-ci demeure néanmoins circonscrit par les Règles UDRP. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux articles suivants :

  • L’article 10(d) : « The Panel shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the evidence» ; et
  • L’article 15(a) : « A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable ».

L’article 10(d) confère au panéliste le pouvoir de déterminer l’admissibilité, la pertinence, l’importance et le poids des preuves. L’article 15(a) lui impose de faire reposer sa décision sur les affirmations des parties et sur les pièces qui visent à les étayer. Aucune stipulation des Principes UDRP ou des Règles UDRP n’autorise expressément le panéliste à rechercher, de sa propre initiative, des éléments de preuve supplémentaires. Il convient également de rappeler que les Principes et les Règles UDRP ont, à l’égard du panéliste, une valeur contractuelle. Au-delà de ces constatations, il faut reconnaître que s’octroyer un tel pouvoir d’investigation affaiblit la légitimité de la procédure pour au moins deux raisons. D’abord, dans la mesure où les éléments ainsi découverts ne seront pas versés dans la discussion, le principe du contradictoire est rompu. Or celui-ci est expressément prévu par l’article 10(b) des Règles UDRP : « [i]n all cases, the Panel shall ensure that the Parties are treated with equality and that each Party is given a fair opportunity to present its case ». Ensuite, il entre dans la mission du panéliste de trancher le litige de manière expéditive. Dans ces circonstances, il paraît inopportun de retarder la prise de décision en surchargeant la tache d’une recherche d’éléments de preuve qui seront inévitablement superfétatoires.

1.3. L’expression « site véritablement actif »

L’expression « site véritablement actif » s’est imposée à l’esprit du panéliste comme une condition nécessaire à l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un intérêt légitime pouvant faire échec à la demande de transfert :

« En l’espèce, que l’on se réfère au site tel qu’il ressort de la capture d’écran fournie par la Requérante et que cette dernière prétend avoir réalisé en date du 8 mai 2013 ou à l’apparence actuelle du site, il appert que le nom de domaine litigieux ne renvoie à aucun site Internet véritablement actif. En effet, au regard de l’apparence du site telle que présentée par la Requérante au moyen d’une capture d’écran, le Défendeur fournirait des services de migration de courriers électroniques qui renverraient l’utilisateur à des liens Pay-per-Click. L’état actuel du site ne permet pas non plus de reconnaître un quelconque droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. En effet, le site se présente comme fournissant des services de discussion en ligne, ce dont le Défendeur se prévaut dans son courriel du 9 juillet 2013. Cependant, aucun des liens proposés ne renvoie à une page qui permettrait effectivement d’utiliser de tels services. A supposer que le site ait été en cours de construction, ce que le Défendeur ne prétend pas, puisqu’il allègue bien au contraire que le service de discussions en ligne proposé sur ledit site serait actif depuis avant 2009, il eût été loisible au Défendeur de produire des pièces à cet effet pour démontrer son intérêt légitime. Or, il ne l’a pas fait et doit en supporter les conséquences.

Le site n’apparaissant en dépit des déclarations du Défendeur que comme un site vitrine sans aucune activité propre, la Commission administrative en déduit que le Défendeur n’a pas démontré détenir des droits ou des intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux » [11].

La pertinence d’un tel critère est douteuse. Bien qu’il apparaisse dans d’autres décisions UDRP [12], il semble inopportun d’imaginer, dans le contexte de l’UDRP, une « échelle d’activité » d’un site. Nous sommes davantage enclin à considérer qu’un site est actif (lorsqu’il présente ne serait-ce qu’une seule page de contenu, fût-elle agrémentée de liens hypertextes) ou ne l’est pas (ce qui provoque un message d’erreur). Au-delà de cette évidence, l’activité ou la vitalité d’un site ne devrait pas constituer un élément péremptoire dans l’établissement de la preuve, soit du droit ou de l’intérêt légitime, soit de la bonne ou mauvaise foi.

En définitive, la démarche intellectuelle qui ressort de la décision D2013-0835  ne pouvait qu’aboutir au transfert du nom de domaine. Que l’on se place à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine, à l’époque de la saisine du Centre d’Arbitrage et de Médiation ou au moment de la décision, le défendeur expose un droit ou intérêt légitime perçu comme trop faible vis-à-vis d’une marque antérieure et enregistrée. Encore faut-il apporter deux précisions. D’une part, le défendeur avait tant tardé à compléter sa réponse que sa demande d’un délai supplémentaire fut rejetée. D’autre part, il n’avait vraisemblablement apporté aucune justification au changement du contenu du site accessible via le nom de domaine litigieux. Sa négligence et son attitude ne manquèrent pas de faire murir le doute sur le sérieux et la probité du défendeur.

2. De la procédure UDRP à la procédure judiciaire

La nature sui generis de l’UDRP, procédure non exclusive et par conséquent non assimilable à l’arbitrage, écarte la possibilité de formuler un recours en annulation (2.1.). Dès lors, c’est la saisine des juridictions étatiques de premier degré qui s’impose (2.2.).

2.1. La nature de l’UDRP

Les décisions UDRP présentent la singularité d’être à la fois juridictionnelles et non exclusives [13]. C’est ainsi que, par acte du 27 août 2013, M. X. fit assigner la société Team Reager devant le tribunal de grande instance de Paris.

Au cours de la première instance, la société Team Reager a cédé ses droits sur la marque communautaire Moobitalk à la société de droit maltais Stone Age Limited. Cette dernière est naturellement intervenue à l’instance. Le transfert du nom de domaine fut corroboré par un jugement du 15 janvier 2015. Plutôt que de parcourir le fond ¾ nous le ferons dans les paragraphes suivants ¾, contentons-nous ici de dire un mot de la procédure.

La légitimité de la procédure UDRP repose sur le consentement du titulaire du nom de domaine à soumettre à un panéliste ou à une commission dite administrative composée de trois panélistes une catégorie définie de litiges : ceux portant sur l’enregistrement et l’utilisation [14], de mauvaise foi, d’un nom de domaine par une personne physique ou morale ne disposant sur celui-ci d’aucun droit ou intérêt légitime. La clause UDRP, incorporée par référence dans le contrat d’enregistrement, forme une offre erga omnes de résoudre les litiges de cette nature. La rencontre des consentements se réalise au moment où le titulaire d’une marque, estimant qu’un nom de domaine porte atteinte à ses droits, soumet une requête à l’une des institutions de règlement des différends désignées par l’ICANN.

La mission des panélistes consiste donc à trancher un litige portant sur la titularité d’un bien. Inévitablement, sa jurisdictio produit des effets sur le patrimoine des parties. Qu’il ordonne ou qu’il rejette le transfert, l’une ou l’autre en sera privée de l’usus, de l’abusus et du fructus. La décision UDRP est donc de nature juridictionnelle, au même titre que les jugements et les sentences arbitrales.

A cet égard, la question fut posée de savoir si les décisions UDRP devaient suivre le régime des sentences arbitrales. En droit français, elle a été tranchée par la négative dans l’arrêt Miss France, rendu le 14 juin 2004 par la Cour d’appel de Paris [15]. Un recours en annulation avait été formé contre une décision UDRP sur le fondement des articles du Code de procédure civile relatifs aux sentences arbitrales. La Cour d’appel avait noté des similitudes avec la procédure arbitrale sans omettre de préciser qu’il s’agissait de principes communs à l’ensemble des modes conventionnels de règlement des différends : « exigence d’indépendance et d’impartialité (…), traitement équitable des parties, libre appréciation des preuves » [16]. De manière plus déterminante, la cour avait relevé que la procédure UDRP ne présentait pas l’un des caractères consubstantiels à l’arbitrage, à savoir l’exclusion de tout autre recours de nature juridictionnelle. En effet, l’article 4(k) des Principes UDRP maintient la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de saisir une juridiction compétente :

« Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. (…) ».

En somme, la procédure UDRP n’étant pas exclusive, la décision qui en résulte ne peut recevoir la qualification de sentence arbitrale. Fort logiquement, la cour d’appel avait conclu que le recours en annulation à l’encontre d’une telle décision était irrecevable. Ainsi la saisine des juridictions de premier degré s’impose [17].

2.2. La saisine d’une juridiction étatique

L’article 6.k. des Principes UDRP offre la possibilité au défendeur à l’encontre duquel une décision défavorable (transfert ou annulation du nom de domaine litigieux) a été prononcée d’en faire suspendre l’exécution. Il doit alors démontré avoir saisi une juridiction étatique dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision :

« Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel’s decision before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the Administrative Panel’s decision, and we will take no further action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your domain name ».

En l’espèce, la décision UDRP ordonnant le transfert fut notifiée le 19 août 2013. Elle fut suivie d’une demande introductive d’instance soumise le 27 août 2014 auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Ces circonstances permirent à M. X de préserver la jouissance du nom de domaine litigieux, à tout le moins jusqu’à la notification du jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance, qui ordonna le transfert tout en étant revêtu de l’exécution provisoire [18].

3. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris

L’arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour d’appel de Paris se prononce donc sur le bien fondé des motifs retenus par le Tribunal de grande instance de Paris et non sur ceux de la décision UDRP. La précision importe car le régime de la contrefaçon de marque en droit français est substantiellement différent du régime du cybersquatting gouverné par les principes et les règles UDRP. Ainsi la Cour était-elle amenée à motiver sa décision notamment sur une certaine application du principe de territorialité (3.1.) et sur la question de la fraude (3.2.).

3.1. La question de la territorialité

M. X. fit assigner la société Team Reager devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 août 2013. Il n’est donc pas inutile de préciser que les faits et la saisine judiciaire étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du « Paquet Marque ». Le demandeur visait à faire reconnaître un droit légitime sur le nom de domaine moobitalk.com. En cours d’instance, la défenderesse a cédé ses droits sur la marque communautaire Moobitalk à la société de droit maltais Stone Age Ltd. Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris jugea que M. X. avait commis des actes de contrefaçon, retenant notamment son exploitation sur le territoire de l’Union européenne.

«  [L]e nom de domaine moobitalk comporte l’extension « .com » qui est générique et internationale. Il est ainsi accessible partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l’Union européenne et est d’ailleurs traduit en anglais ainsi que le révèlent les impressions d’écran produites par le demandeur. Le choix de l’extension du nom de domaine, qui traduit une stratégie de communication et la définition d’un public-cible volontairement large, implique en soi un positionnement à un niveau international. Et, l’anglais est une des langues officielles de l’Union européenne mais non des pays de langue arabe dont les résidents sont censés être les destinataires exclusifs de l’offre de services de Monsieur [X].

Dès lors, la combinaison d’une extension « .com » à la traduction du site en anglais constitue une présomption au sens de l’article 1353 du code civil de l’offre de services sous le signe moobitalk sur le territoire de l’Union européenne. Or, Monsieur [X] ne fournit ni explication ni pièce susceptible d’établir le contraire.

En conséquence, le nom de domaine moobitalk.com est exploité sur le territoire de l’Union européenne, qui comprend la France, sur l’ensemble duquel la marque verbale communautaire « MOOBITALK » n° 009455825 est protégée conformément au principe de territorialité. »

M. X. interjeta appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris. A la lumière des faits et de l’arrêt rendu par cette dernière, il ne paraît pas utile d’aborder la question de l’antériorité de la marque, ni même celle de la spécialité: d’une part, la marque est antérieure et, d’autre part, les signes et les services fournis sont de même nature.

Plus délicate était la question de la territorialité. En droit de l’Union européenne, celle-ci est régie par les article 5, para. 3, sous b) et d) de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, para. 2, sous b) et d) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Ces dispositions confèrent au titulaire d’une marque communautaire [19] le droit d’interdire notamment :

  • l’offre de produits, leur mise dans le commerce ou leur détention à ces fins, ou l’offre ou la fourniture de services sous le signe en question; ou encore
  • l’utilisation de ce signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

On sait, depuis l’arrêt L’Oréal c. eBay rendu le 12 juillet 2011 par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) [20] que la théorie dite de l’accessibilité doit être écartée :

« la simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire (…). En effet, si l’accessibilité, sur ledit territoire, d’une place de marché en ligne suffisait pour que les annonces y affichées relèvent du champ d’application de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, des sites et des annonces qui, tout en étant à l’évidence destinés exclusivement à des consommateurs situés dans des États tiers, sont néanmoins techniquement accessibles sur le territoire de l’Union seraient indûment soumis au droit de l’Union » [21].

La CJUE lui préfère la théorie dite de la focalisation et, en ce sens, exhorte les juridictions nationales à :

« apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente, affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire couvert par la marque, est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci. Lorsque l’offre à la vente est accompagnée de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit, ce type de précision a une importance particulière dans le cadre de ladite appréciation » [22].

C’est précisément la méthode adoptée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 novembre 2016. En effet, la cour s’est livrée à une analyse de la publicité telle que diffusée sur le site moobitalk.com afin de déterminer si le public visé était situé sur le territoire de l’Union européenne. Ce faisant, la cour a tenu à souligner les « huit onglets correspondant aux appellations en anglais de huit pays du Proche et du Moyen Orient, soit la Jordanie, le Koweit, l’Irak, les Emirats arabes unis, la Palestine, l’Arabie Saoudite, le Maroc et la Mauritanie » et à remarquer que les langues de navigation étaient l’anglais et l’arabe. S’agissant de l’extension du nom de domaine, .com, la cour fit bien de préciser qu’il « [était] dépourvu de signification géographique et [qu’il] ne tradui[sait] pas nécessairement la volonté de toucher le public partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l’Union européenne ». Dans la même veine, la cour relevait un indice supplémentaire et tout aussi déterminant : le service de discussion disponible sur moobitalk.com était offert exclusivement aux abonnés à des opérateurs de téléphonie mobile situés dans des pays du Proche et du Moyen-Orient. Enfin, la Cour fût amenée à rappeler que la localisation du siège social du bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine avait été enregistré (en France en l’espèce) devait être tenue pour inopérante dans l’appréciation de la contrefaçon de marque. On voit mal comment il pourrait en être autrement.

Compte tenu des éléments d’appréciation en présence, la cour d’appel n’a pu que considérer que les services offerts sur le site moobitalk.com ne visaient pas le public de l’Union européenne. En conséquence, la contrefaçon n’était pas caractérisée.

3.2. L’absence d’intention frauduleuse

Sur le terrain dit de la fraude, l’arrêt de la cour d’appel adopte une motivation qui ne manque pas d’intérêt. Trois circonstances ont été relevées.

En premier lieu, la cour écarte l’argument selon lequel l’enregistrement d’un grand nombre de noms de domaine ayant pour racine « moobi » suffirait à révéler une intention frauduleuse. S’il est vrai que certaines circonstances peuvent aboutir à une telle conclusion, la pratique peut refléter, au contraire, la mise en œuvre d’une stratégie de communication cohérente.

Ensuite, la cour a estimé que « l’association tardive du nom de domaine moobitalk.com au site source moobichat.com, intervenue après l’introduction de l’action devant l’OMPI », ne suffisait pas en elle-même à caractériser l’intention frauduleuse. De prime abord, une telle position paraît opposée à certaines décisions UDRP qui ne manquent pas de voir, dans le changement du contenu réalisé en cours de procédure, un élément permettant de démontrer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine [23]. Cependant, la prudence invite à tenir compte des circonstances de chaque espèce. Si la mauvaise foi présente souvent un caractère patent, il est permis de soutenir que ce n’était pas le cas dans l’affaire commentée.

Enfin, il était reproché au titulaire du nom de domaine son absence de réactivité dans la procédure UDRP. Sur ce point, la motivation de la cour d’appel s’oppose frontalement à celle de la décision UDRP. La panéliste regrettait le manque de diligence dont le défendeur fit preuve au cours de la procédure UDRP :

« En s’abstenant de toute réponse en bonne et due forme accompagnée de pièces permettant à la Commission administrative de se forger une opinion lui permettant cas échéant de renverser l’impression d’ensemble négative résultant des circonstances précitées, ce que le Défendeur avait tout loisir de faire, la Commission administrative n’a d’autre choix que d’admettre que le Défendeur a fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. »

Au contraire, la cour d’appel a considéré que « le peu de réactivité de M. X. dans la procédure administrative introduite devant cette institution, au demeurant très courte, ne suffi[sait] pas à démontrer son intention frauduleuse ». Cette motivation démontre tout l’intérêt de l’article 6.k. des Principes UDRP qui ouvre la possibilité de saisir les juridictions étatiques [24] et de bénéficier ainsi d’une procédure moins expéditive.


Emmanuel Gillet, Docteur en droit et titulaire du CAPA


Notes

[1] Teamreager AB contre Muhsin E.Thiebaut, Walid Victor, OMPI UDRP D2013-0835.

[2] TGI Paris, 3e ch., 15 janv. 2015, n° 2013/12098 : Doctrine.fr.

[3] Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 8 nov. 2016, nº 15/04675 : Legalis.net.

[4] Teamreager AB contre Muhsin E.Thiebaut, Walid Victor, OMPI UDRP D2013-0835.

[5] Précisons qu’un tel engagement existe pour tous les noms de domaine, quelle qu’en soit l’extension et, par conséquent, le régime juridique.

[6] Teamreager AB contre Muhsin E.Thiebaut, Walid Victor, OMPI UDRP D2013-0835.

[7] Nike, Inc v. B.B. de Boer, WIPO D2000-1397 ; Sonatel Multimédia SA v. Universal Computer Associates SUARL/Mamadou Kébé, WIPO D2005-0009 ; Nuplex Industries Limited v. Nuplex, WIPO D2007-0078 ; Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg, WIPO D2006-0964 ; mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO D2007-1141 ; Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN, WIPO D2005-1304 ; Bouygues v. Chengzhang, Lu Ciagao, WIPO D2007-1325 ; Aspen Holdings Inc. v. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, WIPO D2009-0776 ; Mile, Inc. v. Michael Burg, WIPO D2010-2011 ; BzzAgent, Inc. v. bzzaget.com c/o Nameview Inc. Whois IDentity Shield and Vertical Axis, WIPO D2010-1187 ; Pepkor IP (Proprietary) Limited, Translink Services S.a.r.l. v. Domain Name Administrator/Demand Domains, WIPO D2010-1723 ; Bardón y Rufo 67, S.L. v. Marko Mattila, Auto Katti, S.L., WIPO D2012-1192 ; Van Cleef & Arpels SA v. Yang Yuan, WIPO D2013-1500 ; Groupe Auchan v. Roberto La Palombara, WIPO D2014-0660 ; Edgewell Personal Care Brands, LLC v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Online Resource Management, Ltd, WIPO D2015-2256.

[8] Teamreager AB contre Muhsin E.Thiebaut, Walid Victor, OMPI UDRP D2013-0835.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] V. not. Sulzer Immobilien AG v. Mr. Patrick Michel, WIPO Case No. DCH2006-0008.

[13] V. Articles 1 et 10 des Règles UDRP.

[14] Ls principes UDRP maintiennent la nécessité pour les demandeurs de démontrer que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine au stade de l’enregistrement et au stade de l’utilisation, bien que de nombreuses procédures de la même nature n’exigent cette démonstration qu’au jour de l’enregistrement ou à l’époque de l’utilisation.

[15] Paris, 1re ch., sect. C, 17 juin 2004, 2002/20314 : Legalis.net

[16] Ibid.

[17] Parmi les nombreuses procédures inspirées de l’UDRP, il en existe toutefois quelques une qui sont qualifiées d’arbitrage. Dans ce cas, un recours en annulation paraît envisageable.

[18] TGI Paris, 3e ch., 15 janv. 2015, n° 2013/12098 : Doctrine.fr.

[19] Depuis l’adoption du paquet « marque », la terminologie exacte est « marque de l’Union européenne ».

[20] CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, C-324/09.

[21] CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, C-324/09, point 64.

[22] CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, C-324/09, point 65.

[23] En ce sens, v. par ex. : OMPI UDRP D2007-0311, Network for Instructional TV, Inc. v. Goals Marketing, Inc., 24 avril 2007 ; OMPI UDRP D2016-0252, J. Choo Limited v. panluzhong, 20 March 2016.

[24] Cf. supra.